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新细则解读系列之十九 | 与实用新型制度有关的规定改变汇总

2024/1/26|细则解读2024

李隆涛

新专利法实施细则（以下称新细则）于2023年12月21日颁布，并将于2024年1月20日施行。另外，专利审查指南（2023）（以下称新指南）也于2023年12月21日颁布，并将于2024年1月20日施行。实用新型制度是一种实用的中国专利制度，在当前阶段非常符合广大申请人的专利申请需求，是中国专利保护制度的重要组成部分。本文力求参照新指南对新细则中涉及实用新型制度的修改内容进行梳理，以帮助申请人在新细则的规定下合理使用实用新型制度。

1. 新细则对与实用新型有关的保密审查制度修改

新细则第九条

旧细则（即2010年1月9日修订的专利法实施细则，下同）第九条与新细则第九条对照

国务院专利行政部门收到依照本细则第八条规定递交的请求后，经过审查认为该发明或者实用新型可能涉及国家安全或者重大利益需要保密的，应当在请求递交日起2 个月内向申请人发出保密审查通知；情况复杂的，可以延长2 个月。

国务院专利行政部门依照前款规定通知进行保密审查的，应当在请求递交日起4 个月内作出是否需要保密的决定，并通知申请人；情况复杂的，可以延长2 个月。

国务院专利行政部门收到依照本细则第八条规定递交的请求后，经过审查认为该发明或者实用新型可能涉及国家安全或者重大利益需要保密的，应当及时向申请人发出保密审查通知；申请人未在其请求递交日起4个月内收到保密审查通知的，可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请情况复杂的，可以延长2 个月。

国务院专利行政部门依照前款规定通知进行保密审查的，应当及时作出是否需要保密的决定在请求递交日起4 个月内作出是否需要保密的决定，并通知申请人。申请人未在其请求递交日起6个月内收到需要保密的决定的，可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请；情况复杂的，可以延长2 个月。

根据新细则第九条第一款，将申请人在递交专利保密审查请求起4个月内未收到保密审查通知即可自行向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的情形取消。

另外，根据新细则第九条第二款，将申请人在递交专利保密审查请求起6个月内未收到保密审查决定即可自行向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的情形取消。

从新细则第九条的修改可知，无论针对发明还是实用新型。如果需要向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的话，申请人必须事先获得作出无需保密的保密审查决定。另外，新细则对国家知识产权局审理保密申请请求的期限作出了明确的规定，在申请人递交专利保密审查请求起2个月内应当向申请人发出保密审查通知（情况复杂，可以延长2个月发出）；在申请人递交专利保密审查请求起2个月内应当作出是否需要保密的决定（情况复杂，可以延长2个月）。这为申请人提前规划向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请提供了明确的期限保障。

2. 新细则对实用新型申请文件的形式要求改变

新细则第二十六条第二款

旧细则第二十三条第二款与新细则第二十六条第二款对照

说明书摘要可以包含最能说明发明的化学式；有附图的专利申请，还应当在请求书中指定一幅最能说明该发明或者实用新型技术特征的说明书附图作为摘要附图。摘要中不得使用商业性宣传用语。

说明书摘要可以包含最能说明发明的化学式；有附图的专利申请，还应当提供一幅最能说明该发明或者实用新型技术特征的附图。附图的大小及清晰度应当保证在该图缩小到4厘米×6厘米时，仍能清晰地分辨出图中的各个细节。摘要文字部分不得超过300个字在请求书中指定一幅最能说明该发明或者实用新型技术特征的说明书附图作为摘要附图。摘要中不得使用商业性宣传用语。

根据新细则第二十六条第二款，实用新型的申请文件将无需另行提交从说明书附图中选出的的附图作为摘要附图，而仅仅需要在请求书中指定一幅说明书附图作为摘要附图。关于这一点，新指南第一部分第二章第7.5节第5项也同步修改为“说明书摘要应当有摘要附图，申请人应当指定一幅从说明书附图中选出的能够反映技术方案的附图作为摘要附图，并在请求书中写明图号。”

3. 新细则对与实用新型有关的优先权要求的改变

新细则第三十五条

旧细则第三十二条与新细则第三十五条的对照

申请人在一件专利申请中，可以要求一项或者多项优先权；要求多项优先权的，该申请的优先权期限从最早的优先权日起计算。

发明或者实用新型专利申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。外观设计专利申请人要求本国优先权，在先申请是发明或者实用新型专利申请的，可以就附图显示的设计提出相同主题的外观设计专利申请；在先申请是外观设计专利申请的，可以就相同主题提出外观设计专利申请。但是，提出后一申请时，在先申请的主题有下列情形之一的，不得作为要求本国优先权的基础：

（一）已经要求外国优先权或者本国优先权的；

（二）已经被授予专利权的；

（三）属于按照规定提出的分案申请的。

申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回，但外观设计专利申请人要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的除外。

申请人在一件专利申请中，可以要求一项或者多项优先权；要求多项优先权的，该申请的优先权期限从最早的优先权日起计算。

　　（一）已经要求外国优先权或者本国优先权的；

　　（二）已经被授予专利权的；

　　（三）属于按照规定提出的分案申请的。

实际上，新细则第三十五条本身所涉及的优先权要求的改变主要是指实用新型专利申请的附图可以作为外观设计专利申请要求本国优先权的基础。这对实用新型专利申请的撰写和附图准备提出了更高的要求，需要同时考虑后续申请人有可能以实用新型专利申请为基础要求外观设计专利申请的优先权。

新细则第三十六条	旧细则无对应条款
申请人超出专利法第二十九条规定的期限，向国务院专利行政部门就相同主题提出发明或者实用新型专利申请，有正当理由的，可以在期限届满之日起2 个月内请求恢复优先权。
新细则第三十七条	旧细则无对应条款
发明或者实用新型专利申请人要求了优先权的，可以自优先权日起16 个月内或者自申请日起4 个月内，请求在请求书中增加或者改正优先权要求。

与新细则第三十六条对应，新指南第一部分第一章新增第6.2.6.2节。根据该节的规定，在后申请是在其在先申请的申请日起十二个月期限届满后提出的，在专利局作好公布准备之前，申请人可以在期限届满之日起两个月内请求恢复优先权；属于专利法实施细则第三十七条规定的情形，不适用专利法实施细则第三十六条的规定；专利法实施细则第六条第一款、第二款不适用申请人延误专利法实施细则第三十六条规定的期限。

与新细则第三十六条对应，新指南第一部分第一章修改了第6.2.3节。根据该节的规定，根据专利法实施细则第三十七条的规定，申请人要求了优先权的，可以自优先权日起十六个月内或者申请日起四个月内，在专利局作好公布准备之前，请求增加或者改正优先权要求；增加或者改正优先权要求请求符合规定的，视为该项要求优先权声明符合规定，审查员还应当按照新指南第一部分第一章第 6.2.1 节、第6.2.2 节的其他规定对优先权要求进行审查；属于专利法实施细则第三十六条规定的情形，不适用专利法实施细则第三十七条的规定；专利法实施细则第六条第二款不适用申请人延误专利法实施细则第三十七条规定的期限。

可以看出，根据新指南的相关规定，如果申请人根据新细则第三十六条请求恢复优先权或者根据新细则第三十七条请求在请求书中增加或者改正优先权要求的话，除了需要满足相关时间要求，还需在专利局做好公布准备之前。因此，建议申请人如果需要请求恢复优先权或者增加或者改正优先权要求，应当尽早递交相关请求。

4. 新细则对与实用新型有关的援引加入规定

新细则第四十五条

旧细则无对应条款

发明或者实用新型专利申请缺少或者错误提交权利要求书、说明书或者权利要求书、说明书的部分内容，但申请人在递交日要求了优先权的，可以自递交日起2 个月内或者在国务院专利行政部门指定的期限内以援引在先申请文件的方式补交。补交的文件符合有关规定的，以首次提交文件的递交日为申请日。

在旧指南中，仅仅在“进入国家阶段的国际申请的初步审查和事务处理”中规定了第5.3节“援引加入”。根据新细则，类似的“援引加入”规定引入到发明或实用新型专利申请中。与之对应地，新指南第一部分第一章新增了第4.7.2节。也就是说，“援引加入”将不仅限于进入国家阶段的国际申请，即便国内专利的申请人也享有基于“援引加入”规定来补救申请文件缺陷的权利。这为专利申请人带来了极大的便利，避免仅因一些可以挽救的失误就造成专利无法得到有效保护的损失。

4. 新细则对实用新型的初步申请的法律依据发生改变

新细则第五十条第二项

旧细则第四十四条第二项与新细则第五十条第二项的对照

（二）实用新型专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，是否不符合专利法第十七条、第十八条第一款、第十九条第一款或者本细则第十一条、第十九条至第二十二条、第二十四条至第二十六条的规定，是否明显不符合专利法第二条第三款、第二十二条、第二十六条第三款、第二十六条第四款、第三十一条第一款、第三十三条或者本细则第二十三条、第四十九条第一款的规定，是否依照专利法第九条规定不能取得专利权；

（二）实用新型专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，是否不符合专利法第十七条、第十八条第一款、第十九条第一款、第二十条第一款或者本细则第十一条、第十六九条至第十九二十二条、第二十一四条至第二十三六条的规定，是否明显不符合专利法第二条第三款、第二十二条第二款、第四款、第二十六条第三款、第二十六条第四款、第三十一条第一款、第三十三条或者本细则第二十三条、第四十三九条第一款的规定，是否依照专利法第九条规定不能取得专利权；

新细则和新指南对实用新型在初步审查时所需满足的创造性要求进行了规定，但是在对实用新型创造性评审的同时，也会给实用新型的申请人或权利人带来一定的风险。笔者认为初步审查时对实用新型创造性要求的提高可以防止实用新型制度被滥用，但是也应当避免误伤申请人或权利人对实用新型合理的申请行为。针对实用新型初步审查的修改介绍，请详见笔者的另一篇文章“新专利法实施细则解读之实用新型创造性要求提高以及相关风险”。

6. 新细则对实用新型的专利权评价报告规定的改变

新细则第六十二条	旧细则第五十六条与新细则第六十二条的对照
授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后，专利法第六十六条规定的专利权人、利害关系人、被控侵权人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。申请人可以在办理专利权登记手续时请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。请求作出专利权评价报告的，应当提交专利权评价报告请求书，写明专利申请号或者专利号。每项请求应当限于一项专利申请或者专利权。专利权评价报告请求书不符合规定的，国务院专利行政部门应当通知请求人在指定期限内补正；请求人期满未补正的，视为未提出请求。	授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后，专利法第六十条规定的专利权人或者、利害关系人、被控侵权人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。申请人可以在办理专利权登记手续时请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。请求作出专利权评价报告的，应当提交专利权评价报告请求书，写明专利申请号或者专利号。每项请求应当限于一项专利申请或者专利权。专利权评价报告请求书不符合规定的，国务院专利行政部门应当通知请求人在指定期限内补正；请求人期满未补正的，视为未提出请求。
新细则第六十三条	旧细则第五十七条与新细则第六十三条的对照
国务院专利行政部门应当自收到专利权评价报告请求书后2个月内作出专利权评价报告，但申请人在办理专利权登记手续时请求作出专利权评价报告的，国务院专利行政部门应当自公告授予专利权之日起2个月内作出专利权评价报告。对同一项实用新型或者外观设计专利权，有多个请求人请求作出专利权评价报告的，国务院专利行政部门仅作出一份专利权评价报告。任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告。	国务院专利行政部门应当自收到专利权评价报告请求书后2个月内作出专利权评价报告，但申请人在办理专利权登记手续时请求作出专利权评价报告的，国务院专利行政部门应当自公告授予专利权之日起2个月内作出专利权评价报告。对同一项实用新型或者外观设计专利权，有多个请求人请求作出专利权评价报告的，国务院专利行政部门仅作出一份专利权评价报告。任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告。

根据新细则第六十二、六十三条，对实用新型的专利评价报告的请求主体、请求时机、审查期限进行了相关细化规定。根据新细则，可以提出实用新型的专利评价报告请求的主体新增了“被控侵权人”。同时，对于实用新型的申请人新增加了提出实用新型的专利评价报告请求的时机，即申请人可以在办理专利权登记手续时请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告；同时，针对申请人在办理专利权登记手续时请求作出专利权评价报告的，进一步规定了国家知识产权局的审查期限，即“应当自公告授予专利权之日起2个月内作出专利权评价报告”。新细则的这些规定，为被控侵权人提供了通过请求作出实用新型的专利评价报告来进行抗辩的机会；另外，实用新型的申请人也可以在办理专利权登记手续时就请求作出专利权评价报告，提前对自己的实用新型的专利稳定性作出评价，节省社会资源。针对专利权评价报告制度有关的修改请参见穆豪亮律师的文章“专利权评价报告制度的完善”。

6. 新细则对与实用新型有关的专利权期限补偿规定

新细则第七十八条第四款

旧细则无对应条款

同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，

依照本细则第四十七条第四款的规定取得发明专利权的，该发明专利权的期限不适用专利法第四十二条第二款的规定。

与新细则第七十八条第四款相对应，新指南第五部分第九章对专利权期限补偿进行了细化规定。实际上，根据专利法第四十二条第二款，对实用新型专利本身没有专利权期限补偿的规定。但是，根据新细则第七十八条第四款，如果申请人采取目前广泛采用的“同日即递交实用新型专利申请又递交发明专利申请”的申请策略寻求专利保护的话，则会存在将来发明专利申请授权后无法享有专利权期限补偿的风险。这就要求申请人在进行申请策略考量时，提前预判发明专利申请如果将来无法享受专利权期限补偿所带来的问题。具体有关发明专利权期限补偿制度的介绍，请参见慕弦律师的文章“发明专利权期限补偿（“PTA”）制度的完善”。

7. 新细则对与实用新型有关的职务发明奖励和报酬的规定

新细则第九十三条第一款	旧细则第七十七条第一款与新细则第九十三条第一款的对照
被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十五条规定的奖励的方式和数额的，应当自公告授予专利权之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于4000元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1500元。	被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六五条规定的奖励的方式和数额的，应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于30004000元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于10001500元。
新细则第九十四条	旧细则第七十八条与新细则第九十四条的对照
被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十五条规定的报酬的方式和数额的，应当依照《中华人民共和国促进科技成果转化法》的规定，给予发明人或者设计人合理的报酬。	被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六五条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬应当依照《中华人民共和国促进科技成果转化法》的规定，给予发明人或者设计人合理的报酬。

根据新细则第九十三条，对实用新型的职务发明人提高了法定奖励金额的下限，有助于鼓励或激发职务发明人进行发明创造的积极性。此外，新细则第九十四条直接引入了《中华人民共和国促进科技成果转化法》的规定作为职务发明的报酬的计算依据，对完善职务发明法律体系具有重要的意义。关于职务发明创造的奖酬介绍，请参见刘兰兰律师的文章“职务发明创造的奖酬”。

8. 结语

新细则的施行时间是2024年1月20日。新细则实施后，实用新型制度会对申请人的申请策略产生一系列重大影响。本文旨在对新细则中涉及实用新型制度的重要规定改变进行梳理，从而方便申请有效通过实用新型制度保护自己的合法权益。

李隆涛

李隆涛先生自2005年以来在永新工作至今。李隆涛先生精于英文和中文撰写专利申请文件。在NTD 工作的时间内，为包括世界五百强的国外和国内客户准备并申请专利，领域涵盖常用机械工程、车辆工程、精密光学仪器、环境工程、电磁与电化学等。由于他的努力工作，已经为客户成功处理大量向中国申请和向国外主要发达国家申请并获得专利授权的案件。李隆涛先生在帮助客户处理专利方面具有大量成功经验，包括申请阶段的意见答复、复审和无效。